方博律师
擅长房产纠纷、人身损害
由来:
北京市高级人民法院
民 事 判 决 书
 
上诉人(原审原告)北京XX新材料科技有限责任公司,住所地北京市海淀区上地信息路XX号XX层B区XX。
法定代表人陈XX 
委托代理人张佳申,北京市同创律师事务所律师。
委托代理人方博,北京市同创律师事务所律师。
上诉人(原审被告)金Xx ,男,19XX 年X 月26日出生。
委托代理人陈浩,北京德和衡律师事务所律师。
委托代理人丁珊红,北京德和衡律师事务所律师。
上诉人北京Xx 新材料科技有限责任公司(简称XX 公司)、上诉人金XX 因专利权转让合同纠纷一案,不服北京市第一中级人民法院(2013)一中民初字第7562号民事判决,向本院提起上诉。本院2014年2月11日受理本案后,依法组成合议庭,于2014年3月6日公开开庭进行了审理。上诉人XX 公司的委托代理人张佳申、方博,上诉人金元生及其委托代理人陈浩、丁XX 到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
北京市第一中级人民法院认定:本案涉及名称为“在金属摩擦与磨损表面生成保护层的制剂及其制备方法”发明专利(简称涉案专利),专利权人为金XX 。
2008年12月1日,金元生与金飒公司签订了《专利权转让协议》(简称《转让协议》)。同月5日,由金X X 、张XX 、张XX 、津久XX(奇XX股份有限公司法定代表人,以下将该公司简称为奇XX公司)签署《专利权转让协议的补充文件》(简称《补充文件》)。
2008年7月24日,金XX、北京XX技贸有限责任公司(简称正拓公司)与吴XX签订《还款协议》。同年2008年8月8日,金XX、张XX、张XX、奇XX公司签订XX公司《公司章程》。同年9月20日,金XX、张XX、张XX、奇XX斯公司签订金飒公司《章程修改协议书》。
2012年3月5日,华XX产有限公司、金XX、吕XX、张XX签订XX 公司中外合资经营企业章程。同日,华XX 产有限公司、金XX 、吕Xx 、张Xx 签订XX 公司《修改章程协议》。
在一审诉讼过程中,金XX 公司提交了(2013)京中信内经证字08451号公证书(简称第08451号公证书)。
2012年7月26日,北京市海淀区商务委员会作出《关于北京金XX 新材料有限责任公司修改章程的批复》(海商审字(2012)545号)。同年8月1日,金飒公司将该修改章程协议向工商行政部门备案。
中威华X 验字(2007)2042号验资报告(简称第2042号验资报告)显示:审验时间为金飒公司截至2007年9月30日止设立登记的注册资金实收情况,金XX 于2007年7月4日将货币出资52万元存入金飒公司账号,占注册资本总额比例52%,公司注册资本为人民币100万元,公司股东名称为金XX 、吴XX 、正Xx 公司、奇XX 公司。恒信诚验字(2009)2号验资报告(简称第2号验资报告)显示:审验时间为截至2009年2月16日止新增注册资本及实收资本情况,金XX 于2009年2月16日将新增出资人民币16万元存入金XX 公司账号,占注册资本总额比例34%,公司变更注册资本为人民币200万元。
金飒公司提交了其向国家知识产权局专利局支付涉案专利年费的情况,以及向北京汇泽知识产权代理有限公司(简称汇XX 公司)支付涉案专利PCT申请费用的情况。另,金Xx 公司于2008年9月18日向北京市申达知识产权代理有限公司支付专利服务费2000元。
北京市第一中级人民法院认为:《转让协议》、《补充文件》系当事人的真实意思表示,未违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效,当事人双方均应恪守履行。
自《转让协议》签订日(2008年12月1日)至第08451号公证书所载电子邮件的时间已逾三年,本案诉讼时效期间已届满。但根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第二十二条“诉讼时效期间届满,当事人一方向对方当事人作出同意履行义务的意思表示后,又以诉讼时效期间届满为由进行抗辩的,人民法院不予支持”的规定,第08451号公证书的内容显示金元生认可涉案专利是其代XX 公司申请且专利权人要变更为X 公司,XX 公司亦表示涉案专利应转至公司名下,上述内容可视为金XX 生作出同意履行义务的意思表示,在此情况下,金XX 又以诉讼时效届满为由进行抗辩于法无据,不予支持。
关于金XX 主张按照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》(简称《合同法解释(二)》)第二十六条的规定,《转让协议》未实际履行且双方履行合同的条件已发生变更,对于《转让协议》现已无需履行的问题。因该规定所指情形应为在合同成立后因不可归责于双方当事人的原因发生继续履行合同将对一方当事人显失公平的情况,情势变更的事由应是在订立合同之时,双方当事人无法预见到的。金元生称在其为金飒公司法定代表人及大股东的情况下才签订了《转让协议》,而现在其并非公司的法定代表人且持股比例亦较签订《转让协议》时减少,因金XX 所称事由并非其在订立协议时无法预见的事由,而且《补充文件》写明:“在公司扩股、融资情况发生时……技术方占有的稀释后的股份比例不低于20%”,可见金XX 对其持股比例可能会减少是完全能够预见到的。同时,金XX 现仍为公司股东,继续按照《转让协议》及《补充文件》的约定履行合同义务,亦应不会造成对金XX 显失公平的情况出现。故一审法院对金XX 关于要求依据《合同法解释(二)》的相关规定终止履行合同义务的抗辩理由不予支持。
金XX 认为即使《转让协议》并未终止,但因金XX 公司未按约定支付100元专利权转让费,其可行使先履行抗辩权而无需将涉案专利转让予金X 公司。金XX 该项抗辩理由能否成立,一审法院认为首先应确定当事人签订《转让协议》及《补充文件》的真实意思及目的。在一审庭审中,双方当事人对于金XX 是以现金向金X 公司出资还是以涉案专利权出资一事,各持一词,对此结合以下事实认定该问题:1、《转让协议》所约定的100元专利转让费显然不是进行涉案专利转让的对价。2、按照第2042号验资报告所载内容显示,金XX 于2007年7月4日将52万元存入金Xx 公司账号,《还款协议》显示吴Xx 、正拓公司分别在2007年6月26日、2007年7月3日向金XX 提供借款173300元,作为金XX 在金XX 公司的资本金,金元生向金XX 公司汇入52万元的时间在上述人员向其提供借款之后,金XX 公司在2007年时的公司股东为金XX 生、吴XX、正XX公司、奇XX 公司;3、金XX 、张XX 张XX 、奇XX 公司决定增资的时间为2008年9月20日,上述各方于2008年12月5日签订《补充文件》,金XX 于2009年2月16日将新增出资人民币16万元存入金X 公司账号。《补充文件》写明金XX 将涉案专利转让给金Xx公司作为知识产权出资,赎回其他股东所垫付的679800元,该数额与金XX 的实际出资68万元相对应。综上,可以认定金XX 所支付的资本金均由当时的公司股东进行垫付(或是借款形式),而金XX 实际以知识产权出资的形式以充抵之前股东为其垫付的68万元,即涉案专利的对价应为68万元。一审法院有理由确认《转让协议》仅为双方当事人进行权利转让的形式,结合《补充文件》的约定,其实质应为金XX 以涉案专利知识产权作价68万元出资入股金Xx公司成为公司股东。在此情况下,金XX公司是否按期或是否支付专利转让费100元不能成为金XX行使先履行抗辩权的事由。
金XX主张2012年3月5日金X 公司中外合资经营企业章程约定公司增资到1000万元的情况下,涉案专利才作为金Xx的知识产权出资转移至金X公司名下,因公司现并未增资到1000万元,故不存在将涉案专利转移至金X公司名下的约定。一审法院认为,上述企业章程的约定与金X公司基于《转让协议》及《补充文件》所提出的诉讼请求并非同一法律关系,该份公司章程的约定与本案无关联性。
关于金X公司要求将涉案专利的美国专利权及欧洲共同体专利申请权变更至其名下的诉讼请求,因《转让协议》的转让客体写明的专利名称、专利号均为中国专利。《补充文件》中写明“已被国家知识产权局授予发明专利证书的发明专利,……,以及已进入各相关国国家阶段的PCT国际专利申请,……的发明人、申请人和专利权人均为金XX教授”,该处记载仅为对涉案专利当时权利状态的客观描述,其后载明金XX将专利权按《转让协议》转让给金X公司,并未体现出将PCT国际专利申请的相关权利进行转让的意思表示。同时依据知识产权的地域性特点,对于中国专利权的转让并不对其在其他国家的权利产生影响,故金X 公司该诉讼请求缺乏事实与法律依据,不予支持。
北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第二十二条之规定,判决:一、金Xx配合金X新公司将涉案专利的专利权人变更为金飒公司;二、驳回金X公司其他诉讼请求。
金X公司及金元生均不服一审判决,向本院提起上诉。
金X公司请求撤销一审判决第二项,依法改判:1、金Xx配合将涉案专利的美国专利权人变更登记至金X公司名下;2、金Xx配合将涉案专利的欧洲共同体专利申请人变更登记至金飒公司名下。其上诉理由是:第一,《转让协议》和《补充文件》签订的本意是金Xx将涉案专利已获得的国内专利权,以及正在申请中,即将获得的国外专利权全部转让给金X公司,《补充文件》对PCT国际专利申请不仅仅是权利状态的客观描述,也是表明将涉案的国外专利一并转让;第二,金Xx在公证邮件中已经承认向国外申请的涉案专利的专利权人为金X公司,并且是以金元生个人名义代为申请,这证明了向国外申请的涉案专利的真正专利权人和专利申请人应为金X公司,而不是金XX;第三,向国外申请的涉案专利PCT申请费用均为金X公司支付,这进一步证明涉案专利的国外专利权人和专利申请人均为金X公司。
金XX请求撤销一审判决,判令驳回金X公司在一审诉讼中的全部诉讼请求。其上诉理由是:第一,一审判决认定金元生“以诉讼时效届满为由进行抗辩于法无据”是错误的;第二,一审判决从《补充文件》中得出金元生“对其持股比例可能会减少是完全能够预见到的”,进一步得出继续履行合同义务不会造成对金元生显失公平的结论是错误的;第三,一审判决认定“实质应为金Xx以涉案专利知识产权作价68万元出资入股金飒公司成为公司股东”是错误的。
经审理查明,“在金属摩擦与磨损表面生成保护层的制剂及其制备方法”(即涉案专利)的专利权人为金XxX,专利申请日为2006年4月20日,授权公告日为2008年11月12日,专利号XX32.5。
2008年12月1日,金Xx与金X公司签订了《转让协议》。该协议第二条约定:金元生以人民币一百元的价格转让涉案专利的专利权,金X公司以人民币一百元的价格受让涉案专利专利权;第三条约定:双方以现金形式在签订协议时一次性付清专利权转让款;第四条约定:在协议签订后,金X公司负责办理专利权人变更的有关手续,金Xx协助金飒公司办理专利权变更的有关手续。
2008年12月5日,由金Xx、张建中、张年生、津久居晋(奇美斯公司法定代表人)签署《补充文件》。《补充文件》载明:已被国家知识产权局授予发明专利证书的发明专利,“在金属摩擦与磨损表面生成保护层的制剂及其制备方法”,以及已进入各相关国国家阶段的PCT国际专利申请,“FormulatiXxichCreatXectionLayersontheMetalSurfaceandMethodXxparingtheSame”的发明人、申请人和专利权人均为金Xx教授。金Xx教授将本项专利权按“专利权转让协议”转让给金飒公司,以此作为知识产权作价出资,构成公司的技术方并赎回张Xx、张X中、津久Xx三方分别为金元生支付的226600元,合计679800元的货币投资。经与各投资方商定,技术方占有公司全部股份比例的34%,其中的4%作为浮动奖励股,将视公司发展情况,根据公司董事会的决定分配给对公司发展作出贡献的员工。公司在扩股、融资的情况发生时,技术方占有的股份比例根据扩股或融资的额度可以在一定程度上稀释,但在最大限度的扩股或融资完成后,技术方占有的稀释后的最终股份比例不低于20%。完成专利权转让后,金Xx公司拥有国家法律法规所赋予的专利权人的权利和义务。公司因故停业或破产情况发生时,在按有关法律法规进行资产清算后,本项发明专利的专利权归还发明人金元生。
2008年7月24日,金Xx、正Xx公司与吴Xx签订《还款协议》,该协议写明:金Xx公司于2007年4月27日在北京市留学人员创业园海淀园注册成立,为符合注册条件,金元生作为留学人员在公司注册资本中所占股份必须大于50%,正Xx公司、吴Xx分别于2007年6月26日、2007年7月3日向金Xx提供借款人民币173300元,作为金Xx在公司的注册资本金。
2008年8月8日,金Xx、张Xx张Xx、奇Xx斯公司签订金飒公司《公司章程》。《公司章程》载明:建立合资经营的金飒公司,公司宗旨为:使用新材料先进技术,生产和销售减摩耐磨材料产品,达到国际先进水平;公司经营范围为:研究开发机械用金属减摩耐磨自修复材料,提供技术转让、技术咨询、技术服务、销售自行开发的产品;合营公司的注册资本为100万元,金XX为公司法定代表人,认缴出资额为52万元,占注册资本52%。2008年9月20日,金Xx、张XX、张Xx、奇美Xx股份有限公司签订金Xx公司《章程修改协议书》,载明:合营公司注册资本为200万元,金元生认缴出资额为68万元,占注册资本的34%。
2012年3月5日,华隆物产有限公司、金元生Xx、吕Xx明、张X签订金X公司中外合资经营企业章程,载明:合营公司业务为:通过高科技手段,生产和销售由原北京清华大学金Xx教授发明的金飒ART牌“金属磨损自修复材料”,专利号:ZL200610075832.5。合营公司注册资本为人民币1000万元,其中270万元用来购买原公司大股东的66%股权;华Xx产有限公司出资额为货币745万元,占56%股份,金Xx为专利技术出资,占25%股份,吕世明、张勇各出资127.5万元,分别占9.5%股份;在华Xx产有限公司、吕Xx、张Xx各方缴付出资额后,转移发明专利权人至金Xx公司。
2012年3月5日,华隆Xx产有限公司、金Xx、吕Xx、张Xx签订金飒公司《修改章程协议》,约定,公司注册资本为200万元,金元Xx出资为50万元,占公司25%的股权;转移发明专利权人至金X公司;董事长由华X物产有限公司委派,董事长为公司法定代表人。
金Xx公司提交的第08451号公证书显示有如下内容:1、2012年8月27日金Xx回复陈Xx的电子邮件显示“以我个人名义申请是为公司节省费用,如以公司名义申请,所有费用将几倍的增加”;2、2012年4月3日,金元生发给陈锦平的电子邮件显示,金Xx表示有关3G网注册的费用不会在公司报销,以后(除已决定的专利费用,因专利权人肯定要变为公司),不会再动用一分钱;3、2012年2月11日、2月9日,金Xx发给陈锦平的电子邮件,显示:专利费用由金元生个人账户垫付,保留公司抬头的发票,以后在公司报销。4、2012年8月26日陈Xx发给金元生的电子邮件,主题为RE:欧洲专利申请第二次审查意见通知,“由于我们现在正式采用金Xx确定的产品名称……,为不影响这一产品的宣传及出口时的混乱,是否可能要求欧洲律师帮改一改”,“本专利申请是金Xx师代金飒公司申请的,是否……,将本专利的申请人改为金飒公司。”该公证书中所显示的邮箱jinys@mail.tsinghua.edu.Xxcn为金Xx的电子邮箱。
2012年7月26日,北京市海淀区商务委员会作出《关于北京金Xx新材料有限责任公司修改章程的批复》(海商审字(2012)545号),载明:同意金飒公司的投资者于2012年3月5日签订的合营公司合同章程修改协议;转股后,华Xx产有限公司出资112万元,占注册资本56%,金元生出资50万元,占注册资本25%。2012年8月1日,金飒公司将该修改章程协议向工商行政部门备案。
第2042号验资报告显示:审验时间为金Xx公司截至2007年9月30日止设立登记的注册资金实收情况,金元生于2007年7月4日将货币出资52万元存入Xx公司账号,占注册资本总额比例52%,公司注册资本为人民币100万元,公司股东名称为金Xx、吴Xx、正Xx公司、奇Xx公司。第2号验资报告显示:审验时间为截至2009年2月16日止新增注册资本及实收资本情况,金Xx于2009年2月16日将新增出资人民币16万元存入金Xx公司账号,占注册资本总额比例34%,公司变更注册资本为人民币200万元。
关于Xx公司向国家知识产权局专利局支付涉案专利年费的情况如下:2009年4月13日支付180元;2010年3月19日支付180元;2011年3月23日支付1200元;2012年4月6日支付2000元。
关于Xx公司向汇泽公司支付涉案专利PCT申请费用的情况如下:2008年9月10日支付490元;2009年3月2日支付15万元;2009年4月21日支付64565元;2009年3月10日支付8825元;2011年2月24日支付11570元;2011年2月24日支付2720元;2011年3月7日支付3000元;2011年9月14日支付8000元;2012年5月15日支付22834元;2012年5月15日支付15800元;2012年6月28日支付16200元;2012年7月13日支付21244元。另,金飒Xxx公司于2008年9月18日向北京市申达知识产权代理有限公司支付专利服务费2000元。
在本院庭审中,金元生补充提交了二份电子邮件打印件及一份《同意书》,证明涉案专利的国外专利申请金飒公司并不同意,以及相关股权转让的情况。Xx公司对上述证据不予认可。
根据证据的客观性、关联性和合法性,本院对金Xx所提交的上述证据作如下认证:因金Xx所提交的电子邮件系其自行从网络上打印,无法确定该证据的客观性,同时《同意书》上只有金Xx签字,并无其他主体进行签字确认,缺乏必要的成立要件,故对上述二份证据本院不予采信。

上述事实,有《转让协议》《补充文件》、国家知识产权局收费收据、2008年8月8日《公司章程》、2008年9月20日《修改章程决议书》、第08451号公证书以及各方当事人陈述等证据在案佐证。
法庭辩论:
法庭判决:
律师评案:

《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外。《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第六条规定,未约定履行期限的合同,依照合同法第六十一条、第六十二条的规定,可以确定履行期限的,诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算;不能确定履行期限的,诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算,

编辑于 2017-11-25 17:23:14